« 2024年4月 | トップページ | 2024年6月 »

2024年5月19日 (日)

第497回:日本においても人口知能(AI)は発明者たり得ない事を確認する2024年5月16日の東京地裁判決

 このブログでは個別の事件の判決を取り上げる事はあまりしていないのだが、先週5月16日に東京地裁が出した人工知能(AI)を用いた特許出願に関する判決は、非常にタイムリーかつ今後のAIと知的財産に関する政策的議論にもある程度の影響を及ぼし得る内容を含んでいると思うので、ここで取り上げておきたいと思う。

 東京地裁の判決(pdf)に事件の経緯が書かれているが、問題となったのはDABUS(ダバス)というAIシステムを発明者としてあげた国際特許出願に対応する日本国内の特許出願であり、特許庁はこれを発明者に自然人が記載されていない事を理由として却下したのに対し、出願人側がその取消しを求めて出訴したものであり、単純明快に「特許法にいう『発明』とは、自然人によるものに限られるかどうか」が争点になっている。

 この争点について、裁判所は判決の「第4 当裁判所の判断」で以下の様に書き、日本においても、発明者は自然人に限られ、AIは発明者たり得ない事を明確に確認している。

1 我が国における「発明者」という概念

 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいうと規定している。
 上記の規定によれば、同法に規定する「発明」とは、人間の創造的活動により生み出されるものの例示として定義されていることからすると、知的財産基本法は、特許その他の知的財産の創造等に関する基本となる事項として、発明とは、自然人により生み出されるものと規定していると解するのが相当である。
 そして、特許法についてみると、発明者の表示については、同法36条1項2号が、発明者の氏名を記載しなければならない旨規定するのに対し、特許出願人の表示については、同項1号が、特許出願人の氏名又は名称を記載しなければならない旨規定していることからすれば、上記にいう氏名とは、文字どおり、自然人の氏名をいうものであり、上記の規定は、発明者が自然人であることを当然の前提とするものといえる。また、特許法66条は、特許権は設定の登録により発生する旨規定しているところ、同法29条1項は、発明をした者は、その発明について特許を受けることができる旨規定している。そうすると、AIは、法人格を有するものではないから、上記にいう「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。
 他方、特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合には、AI発明をしたAI又はAI発明のソースコードその他のソフトウェアに関する権利者、AI発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者その他のAI発明に関係している者のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠くことになる。のみならず、特許法29条2項は、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、進歩性を欠くものとして、その発明については特許を受けることができない旨規定する。しかしながら、自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断するのは困難であるから、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにAIにも適用するのは相当ではない。さらに、AIの自律的創作能力と、自然人の創作能力との相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法による存続期間とは異なるものと制度設計する余地も、十分にあり得るものといえる。
 このような観点からすれば、AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である。グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多いことは、当審提出に係る証拠及び弁論の全趣旨によれば、明らかである。
 これらの事情を総合考慮すれば、特許法に規定する「発明者」は、自然人に限られるものと解するのが相当である。
 したがって、特許法184条の5第1項2号の規定にかかわらず、原告が発明者として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載して、発明者の氏名を記載しなかったことにつき、原処分庁が同条の5第2項3号に基づき補正を命じた上、同条の5第3項の規定に基づき本件処分をしたことは、適法であると認めるのが相当である。

 わざわざ知的財産基本法まで持ち出さなくても良かったのではないかと思うが、ここで書かれている特許法の解釈にほとんどつけ加える事はなく、この様に、日本の司法判断でも、発明者は自然人に限られ、AIは発明者たり得ない事が初めて明確に示された事は1つ大きな意味を持つだろう。

 そして、もう1つ、判決の上の部分に加えて最後の部分でも「まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する」と書かれている通り、裁判所が立法論の期待にまで踏み込んだ付言をしているという事も、今後の政策的議論に微妙な影響を与えて行くのではないかと思える。

 確かに、この様にAIと特許法の関係に関する国民的議論を促す事が間違っているという事はなく、法改正を含む今後の議論を頭から否定するべきでもないだろうが、この判決の、「AIの自律的創作能力」と「自然人の創作能力」を別に観念し、進歩性判断における当業者概念も別に考え、AI発明に期間等の異なる保護を与えるという案は書き過ぎではないかと私は思う。ここで今まで書いて来た事の繰り返しになるが、現時点のAI技術のレベルを考えた時に、AIを利用した場合の発明について、自然人による創作と言えるほど人が十分寄与した時に特許を受けられるとする現行法の解釈による対応で十分であって、創作保護法の面からAI生成物に何らかの保護を与える事については、余計な社会的混乱をもたらすだけではないかと、私自身は極めて懐疑的かつ否定的である。(現行法の解釈については、第495回で取り上げた知財本部の報告書案とその説明参照。)

 現時点のAI技術のレベルから考えて私は非常に懐疑的だが、将来的に技術がどこまで発展するかは分からない。ただ、本当に自然人と同レベルで保護に値する独創性を有する創作がAIによって自発的になされる未来が来るとしたら、その時なされるべきは、AI発明に短期間の保護を与えるべきかどうかといった様な枝葉末節の議論ではなく、人間の創作の保護を通じたその促進を中心として発展して来た知的財産法全体のあり方に関し、その存否そのものを問う大議論だろう。

 最後に、第491回のAIは発明者たり得ないとするアメリカ特許庁のガイダンスの紹介のついでに書いた通りだが、DABUSを用いた国際的な特許出願を巡る状況について補足しておくと、実質的に特許の審査をしていない南アフリカにおける特許登録を唯一の例外として、アメリカ、イギリス、欧州特許庁、ドイツ、オーストラリア、韓国などあらゆるほぼ全ての国又は機関の裁判所レベルで拒絶が支持されているという状況に何ら変わりはない。

 この地裁判決に書かれている事によれば、原告が欧州特許庁の審決の記載の一部を抜き出して自身の主張に使った様だが、欧州特許条約(EPC)の様な日本が加盟していない条約における判断が日本の国内法の解釈に関係しないのは判決の通りである事に加え、その事を措くとしても、2つの対応欧州特許出願に対する2021年12月21日の欧州特許庁の審決1審決2で言われている事は、その要旨又は主請求に対する答えとして以下の様に書かれている通り、あくまで欧州条約における発明者は自然人に限られるという事であり、この審決で欧州特許庁における最高裁に相当する拡大審判廷への質問付託も否定されているので、AI発明が欧州特許庁で特許され得る余地はないと言って良いのである。(以下、いつも通り翻訳は拙訳。)

4.3.1 The main request is not allowable because the designation of the inventor does not comply with Article 81, first sentence, EPC. Under the EPC the designated inventor has to be a person with legal capacity. This is not merely an assumption on which the EPC was drafted. It is the ordinary meaning of the term inventor (see, for instance, Oxford Dictionary of English: "a person who invented a particular process or device or who invents things as an occupation"; Collins Dictionary of the English language: "a person who invents, esp. as a profession").

...

4.3.1 本件における発明者の指定はEPC第81条第一文(訳注:欧州特許出願は発明者を指定しなければならないとする規定)に合致しないから、主請求は認められない。EPCの下で、指定された発明者は法的能力を持つ人である。この事はEPCが起草された時の想定のみによるものではない。これは発明者という用語の通常の意味である(例えば、オックスフォード英語辞典参照:「特定のプロセス又は機器を発明したか、職業として発明する人」;コリンズ英語辞書「発明する人、特に職業として発明する人」)。

(略)

 欧州特許庁の審決は、副請求と反論に対する答えの部分でも、以下の通り、発明の定義のない欧州特許条約において発明のプロセスそのものが問題とならない事から、AIによる発明に関して一部の条文の解釈に議論の余地が多少あり得るとしても、結局、特許を受ける権利の承継はあり得ず、特許は受けられないと明確に述べている。世界の判決で他に拠り所はなかったのだろうが、ここから一部だけを抜き出してAI発明が欧州特許庁で特許され得る考えがあるかの様に敷衍するのは非常に恣意的かつ偏った見方ではないかと思う。

4.4.1 The auxiliary request relies on the argument that Article 81, first sentence, EPC does not apply where the application does not relate to a human-made invention. The Board agrees with this approach. The provisions concerning the designation were drafted to confer specific rights on the inventor. It is arguable that where no human inventor can be identified, then the ratio legis of Article 81, first sentence, EPC does not apply.

Where inventor and applicant differ, however, a statement on the origin of the right to the European patent is necessary under Article 81, second sentence, EPC. This provision remains applicable whether an invention was made by a person or by a device.

4.4.2 According to the statement accompanying the auxiliary request, the appellant has derived the right to the European patent as owner and creator of the machine. This statement does not bring the appellant within the scope of Article 60(1) EPC. Indeed, it does not refer to a legal situation or transaction which would have made him successor in title of an inventor within the meaning of the EPC. For this reason, the auxiliary request does not comply with Article 81, second
sentence, EPC in conjunction with Article 60(1) EPC, and is not allowable.

...

4. 6. 2 Firstly, under Article 52(1) EPC any invention which is novel, industrially applicable and involves an inventive step is patentable. The appellant has argued that the scope of this provision is not limited to human-made inventions. The Board agrees. How the invention was made apparently plays no role in the
European patent system. ... Therefore, it is arguable that AI-generated inventions too are patentable under Article 52(1) EPC. If national courts were to follow this interpretation, the scope of Article 52(1) EPC and Article 60(1) EPC would not be coextensive: there would be inventions patentable under Article 52(1) EPC, for which no right to a patent is provided under Article 60(1) EPC.

...


4.4.1 副請求は、EPC第81条の第一文は出願が人間により作られた発明に関係しない場合に適用されないとする主張に基づいている。審判廷はこのアプローチに同意する。指定に関する規定は特別な権利を発明者に与えるよう起草された。人間の発明者が特定できない場合に、EPC第81条第一文の法の趣旨が適用されないとする事は議論の余地がある。

しかしながら、発明者と出願人が異なる場合、欧州特許を受ける権利の由来に関する文書がEPC第81条第2文により必要とされる。この規定は発明が人間によりなされたものであるか機器によってなされたものであるかのいずれでも適用の余地がある。

4.4.2 副請求に伴う文書によれば、請求人は機械の所有者又は創造者として欧州特許に対する権利をそこから受けたという。この文書は請求人をEPC第60条第1項(訳注:職務発明の場合に各国法に基づき特許を受ける権利を雇用者に承継させる事ができるとする規定)の対象とするものではない。実際、それはEPCの意味における発明者の名において請求人を承継者とする様な法的状況又は取引を述べていない。この理由により、EPC第60条第1項と合わせて考えた時、副請求はEPC第81条第2文と合致するものではなく、認められない。

(略)

4.6.2 第一に、EPC第52条第1項の下で、新規で、産業的利用可能性があり、進歩性を有する発明は特許を受ける事ができる。請求人にはこの規定の範囲は人間によりなされた発明に限定されないと主張する。審判廷は同意する。発明がどの様になされたかは明らかに欧州特許制度の中で何の役割も持たない。(略)したがって、AI生成発明がEPC第52条第1項の下で特許を受けられる事は議論の余地がある。たとえ各国裁判所がこの解釈によったとしても、EPC第52条第1項及びEPC第60条第1項はともに成り立つものではないであろう。つまり、EPC第52条第1項の下で特許を受けられる発明があったとしても、それに対してEPC第60条第1項の下で特許を受ける権利が与えられる事はない。

(略)

 今回の地裁判決を受けてAIと知的財産の関係について様々な観点から日本国内でもさらに議論が深められるのは悪い事ではない。報道によると、今回の東京地裁の判決に対して原告側はさらに控訴を考えている様であり、控訴されたら知財高裁がどの様な判断を示すのかまた注目して行きたいと思っている。

| | コメント (0)

2024年5月12日 (日)

第496回:特許手続きにおいて人口知能(AI)を利用した場合でも文書の正確性や完全性は人間が保証するべきとするアメリカ特許庁のガイダンス

 今回は前回取り上げた日本政府によるAIと知的財産の関係の整理の特許関連部分、また、第491回で取り上げた人工知能(AI)は発明者たり得ないとするアメリカ特許庁のガイダンスの補足として、最近アメリカ特許庁が出した特許手続きにおけるAI利用に関するガイダンスの紹介をしたいと思う。

 まず、この4月10日のアメリカ特許庁のガイダンス(アメリカ特許庁のリリース1も参照)から、特にⅢ.の特許手続きにおけるAI利用について記載されている部分を以下に訳出する。(いつも通り、翻訳は拙訳である。)

III. Application of the Existing Rules as to the Use of AI, Including Generative AI, Before the USPTO

...

A. The Use of Computer Tools for Document Drafting

For years, computer tools have been ubiquitous in document drafting. Word processing software with features such as spelling and grammar check are commonplace in most industries. More recently, word processing software and other computer tools have begun adopting generative AI features that can develop a written document with much less human involvement. For example, recent tools directed to the IP industry include the ability to draft technical specifications, generate responses to Office actions, write and respond to briefs, and even draft patent claims.

The capabilities of these tools continue to grow, and there is no prohibition against using these computer tools in drafting documents for submission to the USPTO. Nor is there a general obligation to disclose to the USPTO the use of such tools. However, and especially absent such an obligation, applicants, registrants, practitioners, parties to proceedings, and others submitting papers to the USPTO are reminded of the related USPTO policies and duties to the Office and clients (if applicable) when using these computer tools. These policies and duties apply in a variety of exemplary contexts.

1. All Submissions and Correspondence With the USPTO

As explained above, nearly all forms of correspondence with the USPTO must be signed. This includes documents that were drafted entirely by AI tools or drafted with the assistance of AI tools. By presenting to the Office (whether by signing, filing, submitting, or later advocating) any paper, a party (i.e., the person signing, filing, submitting, or later advocating for the paper) certifies under 37 CFR 11.18(b) that all statements to the party's own knowledge are true and that the party performed an inquiry reasonable under the circumstances. In order to obtain the knowledge necessary to make these certifications, the party presenting the paper must have reviewed and verified the paper and its contents.

Accordingly, any paper submitted to the USPTO must be reviewed by the party or parties presenting the paper. Those parties are responsible for the contents therein. Simply relying on the accuracy of an AI tool is not a reasonable inquiry. Therefore, if an AI tool is used in drafting or editing a document, the party must still review its contents and ensure the paper is in accordance with the certifications being made. For example, given the potential for generative AI systems to omit, misstate, or even "hallucinate" or "confabulate" information, the party or parties presenting the paper must ensure that all statements in the paper are true to their own knowledge and made based on information that is believed to be true. Additionally, the party or parties should also perform an inquiry reasonable under the circumstances confirming all facts presented in the paper have or are likely to have evidentiary support and confirming the accuracy of all citations to case law and other references. This review must also ensure that all arguments and legal contentions are warranted by existing law, a nonfrivolous argument for the extension of existing law, or the establishment of new law. For example, if an AI system is used to draft a portion of a response to an examiner Office action, the party should review the response, including checking the accuracy of the citations and ensuring the arguments are legally warranted. Further, practitioners and others involved in a matter before the USPTO may be required to disclose certain known facts to the USPTO under their duty of candor and good faith. For example, in patents and patent applications, all patent claims must have a significant contribution by a human inventor. Thus, if an AI system is used to draft patent claims that are submitted for examination, but an individual listed in 37 CFR 1.56(c) has knowledge that one or more of the claims did not have a significant contribution by a human inventor, that information must be disclosed to the USPTO.

Upon review of the document drafted with the assistance of an AI tool, any errors or omissions in the document must be corrected. Filing a paper with the USPTO that includes erroneous facts, arguments, or authorities would not be in compliance with 37 CFR 11.18(b). Similarly, filing a paper with known material omissions in not accordance with the duty of candor and good faith. Violations of 37 CFR 11.18 could include striking the offending paper, referring the practitioner's conduct to the Director of the Office of Enrollment and Discipline, or terminating the proceedings in the Office. Additionally, practitioners are prohibited under 37 CFR 11.301 from bringing or defending a proceeding, or asserting or controverting an issue therein, unless there is a basis in law or fact for doing so.

While those parties presenting a paper to the USPTO are under a duty to review the information in the paper and correct any errors, there is not presently a general duty to inform the USPTO that an AI tool was used in the drafting of the paper unless specifically requested by the USPTO. However, practitioners must competently represent their clients. That is, they must have the requisite legal, scientific, and technical knowledge to reasonably represent their client.

In addition, under 37 CFR 11.104(a)(2), practitioners must reasonably consult with the client about the means by which their clients' objectives are to be accomplished.

2. Additional Examples in the Patent Context

While there is no per se requirement to notify the USPTO when AI tools are used in the invention creation process or practicing before the USPTO, applicants and practitioners should be mindful of their duty of disclosure. This is, if the use of an AI tool is material to patentability as defined in 37 CFR 1.56(b), the use of such AI tool must be disclosed to the USPTO. For example, as discussed in more detail in the Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions, material information could include evidence that a named inventor did not significantly contribute to the invention because the person's purported contributions were made by an AI system. This could occur where an AI system assists in the drafting of the patent application and introduces alternative embodiments which the inventor(s) did not conceive and applicant seeks to patent. If there is a question as to whether there was at least one named inventor who significantly contributed to a claimed invention developed with the assistance of AI, information regarding the interaction with the AI system (e.g., the inputs/outputs of the AI system) could be material and, if so, should be submitted to the USPTO.

Practitioners are also under a duty to refrain from filing or prosecuting patent claims that are known to be unpatentable. Therefore, in situations where an AI tool is used to draft patent claims, the practitioner is under a duty to modify those claims as needed to present them in patentable form before submitting them to the USPTO. In situations where the specification and/or drawings of the patent application are drafted using AI tools, practitioners need to take extra care to verify the technical accuracy of the documents and compliance with 35 U.S.C. 112. Also, when AI tools are used to produce or draft prophetic examples, appropriate care should be taken to assist the readers in differentiating these examples from actual working examples. This should be done before initial filing with the USPTO because amending the specification and/or drawings after the initial submission may constitute new matter. Care should be taken to ensure that the disclosures of foreign or international patent applications drafted using AI tools, to which the U.S. patent application claims priority, are technically accurate to avoid loss of priority due to the filing of amendments to correct technical errors in the U.S. application.

When AI systems are relied upon to draft or modify claims, such drafts or changes could impact inventorship or patentability (e.g.,35 U.S.C. 112(a)). For example, when AI makes contributions to drafting portions of the specification and/or claims (e.g., introducing alternate embodiments not contemplated by the inventor(s)), it is appropriate to assess whether the contributions made by natural persons rise to the level of inventorship, in accordance with the law and recent USPTO guidance. In particular, each named inventor must have significantly contributed to a claimed invention of the application as described by the Pannu factors. Therefore, practitioners should carefully reevaluate that the appropriate inventors are listed on the patent application. It is particularly important for a practitioner to review applications prepared with the assistance of AI, before filing, to see that information is not incorrectly or incompletely characterized.

AI systems could also be used in the submission of evidence of patentability or unpatentability (e.g., evidence of secondary considerations). Though AI may be used to identify evidence or even draft affidavits, petitions, responses to Office actions, etc., practitioners are required to verify the accuracy of factual assertions, both technical and legal, and ensure that all documents, including those prepared with the assistance of AI, do not introduce inaccurate statements and evidence into the record, either inadvertently or intentionally, or omit information that is material to patentability.

Additionally, AI may be used to automatically populate the USPTO's PTO/SB/08 form (Information Disclosure Statement (IDS) form) with citations for submission to the USPTO, and may be used to collect prior art references in the first place. While AI could be attractive to some patent applicants and practitioners, the unchecked use of AI poses the danger of increasing the number and size of IDS submissions to the USPTO, which could burden the Office with large numbers of cumulative and irrelevant submissions. First, 37 CFR 1.4(d) requires a natural person to personally sign or insert their signature on the IDS. By signing, that person is certifying that they have performed a reasonable inquiry - including not just reviewing the IDS form but reviewing each piece of prior art listed on the form - and determined the paper is compliant with 37 CFR 11.18(b). Regardless of where prior art is found, submitting an IDS without reviewing the contents may be a violation of 37 CFR 11.18(b). After the contents have been reviewed, clearly irrelevant and marginally pertinent cumulative information to the instant proceeding should be removed to avoid violating 37 CFR 11.18 by overburdening the examiner with a large amount of irrelevant information. Including such information in an IDS could be construed as a paper presented for an improper purpose because it could "cause unnecessary delay or needless increase in the cost of any proceeding before the Office." Similarly, third-party preissuance submissions under 37 CFR 1.290 must also be signed by a natural person and, therefore, implicate the certifications under 37 CFR 11.18(b).

The duty of disclosure applies to the individuals identified in 37 CFR 1.56(c). This duty cannot be transferred to another person or a computer system such as an AI tool. Therefore, it is the §1.56(c) individuals who must ensure that all material information is submitted to the USPTO. Therefore, IDSs should also be reviewed to ensure that all material information is disclosed to prevent material information from being unknowingly omitted.

...

Ⅲ.アメリカ特許庁における生成AIを含むAIの使用に関する既存のルールの適用

(略)

A.文書作成のためのコンピューターツールの使用

近年、コンピューターツールは文書作成において至る所で使われている。スペルと文法のチェックの様な機能を持つワープロソフトはほとんどの業界において共通して用いられている。さらに最近、ワープロソフト及びその他のコンピューターツールは人間の関与が遥かに少なくて済む様な生成AI機能を採用し始めている。例えば、知財向けの最近のツールは技術的な明細書を作成する、オフィスアクションに対する応答を作成する、通知に対する文書を書いて応答し、さらには特許クレームを作成するといった能力を含んでいる。

これらのツールの能力は成長し続けており、アメリカ特許庁に対する提出文書作成においてこれらのコンピューターツールの使用は禁じられていない。この様なツールの使用をアメリカ特許庁に開示する一般的な義務もない。しかしながら、特にその様な義務がないとしても、出願人、登録人、実務家、手続きの当事者やその他アメリカ特許庁に文書を提出する者は、これらのコンピューターツールを使用する際、関係するアメリカ特許庁の方針並びに庁及び顧客に対する義務を念頭に置くべきである。この方針及び義務は様々な例となる文脈において適用される。

1.アメリカ特許庁へのあらゆる提出及び通信文書について

上で説明した様に、アメリカ特許庁に対するほぼあらゆる通信文書の書式は署名されなければならない。これはAIツールによって完全に作成されるかAIツールの支援を受けて作成された文書を含む。(署名するか、出願するか、提出するか、後に主張するかのいずれにせよ)ペーパーを庁に提示する事において、当事者(例えば、署名するか、出願するか、提出するか、後に主張するかした者)は、特許等に関する連邦規則第37章第11.18条(b)に基づき、その当事者自身に関するあらゆる記述は真実である事及びその当事者がその状況に応じて合理的な調査を実施した事を認証する。この認証に必要な知識を得るため、そのペーパーを提示する当事者はそのペーパー及びその内容を点検し、確認しなければならない。

したがって、アメリカ特許庁に提出されるあらゆるペーパーはそのペーパーを提示する当事者によって点検されなければならない。この当事者はその内容について責任を負う。あるAIツールの正確性に単に依拠する事は合理的な調査ではない。すなわち、AIツールが文書の作成又は編集に使用される場合、当事者はなおその内容を点検し、そのペーパーになされた認証に合致するものである事を保証しなければならない。例えば、生成AIシステムは書き落としや誤記をしたり、さらには情報において「幻覚」や「作話」を起こしたりする可能性があるのであるから、ペーパーを提示する当事者はそのペーパーにおける全ての記述が自身の知識において真実であり、真実であると信じられる情報に基づき作られたものである事を保証しなければならない。さらに、当事者は状況によりそのペーパーに提示された全ての事実が証拠によりサポートされているか、確からしくそうである事を確証し、判例及びその他の参考の全ての引用の正確性を確証する合理的な調査を実施するべきである。点検は全ての主張及び法的主張は既存の法、既存の法を延長しようとする有意な主張又は新しい法の確立が根拠となっている事を保証するものでなければならない。例えば、AIシステムが審査官のオフィスアクションに対する応答の一部を作成するのに使用される場合、当事者は、引用の正確性をチェックして主張が法的に根拠を有するものである事を保証する事を含め、応答の点検をするべきである。さらに、実務家及びアメリカ特許庁の手続きに関係するその他の者は、その誠実及び善意の義務に基づき、アメリカ特許庁に知っている事実の開示を求められる事がある。例えば、特許及び特許出願において、全ての特許クレームは人間の発明者による有意な寄与を有するものでなければならない。この様に、AIシステムが特許クレームの作成に使用されるが、特許等に関する連邦規則第37章第1.56条(c)に列挙された者がクレームのいずれかが人間による有意な寄与を有さないという知識を有している場合、その情報はアメリカ特許庁に開示されなければならない。

AIツールの支援を受けて作成された文書の点検においては、文書における間違いや書き落としは訂正されなければならない。間違った事実、主張又は根拠を含むペーパーのアメリカ特許庁に対する提出は特許等に関する連邦規則第37章第11.18条(b)に合致しない。同様に、そうと分かる重大な書き落としを含むペーパーの提出は誠実及び善意の義務に合致しない。特許等に関する連邦規則第37章第11.18条の違反は、違反するペーパーの抹消、実務家の行動の登録・矯正部門への付託又は庁における手続きの終了を含み得る。さらに、実務家は、特許等に関する連邦規則第37章第11.301条に基づき、そうする法的基礎又は事実がない限り、手続きをしたり防御をしたり、その中である事項について主張をしたり反論をしたりする事を禁じられる。

ペーパーをアメリカ特許庁に提示するこれらの当事者はそのペーパーにおける情報を点検し、全ての間違いを訂正する義務を負うが、今の所アメリカ特許庁に特に求められない限りAIツールがそのペーパーの作成に使用された事をアメリカ特許庁に知らせる一般的な義務はない。しかしながら、実務家はその権限においてその顧客を代理する。これは、彼らがその顧客を合理的に代理する上で必要な法的、科学的及び技術的な知識を有していなければならないという事である。

さらに、特許等に関する連邦規則第37条第11.104条(a)(2)に基づき、実務家はその顧客の目的を達成するべき手段についてその顧客と合理的な相談をしなければならない。

2.特許の文脈における追加の例

AIツールが発明創作プロセス又はアメリカ特許庁に対する実務で使用された時にアメリカ特許庁に通知する求めそのものはないものの、出願人及び実務家はその開示の義務について留意するべきである。これは、AIツールの使用が特許等に関する連邦規則第37章第1.56条(b)において定義される特許性に関わる重要な事である場合、その様なツールの使用はアメリカ特許庁に開示されなければならない。例えば、AI支援発明に関する発明者性ガイダンスで述べた様に、この事項に関する情報は、主張されているその者の寄与がAIシステムによってなされたものである事から、名前をあげられた発明者が発明に対して有意な寄与をしていないとする証拠を含むものであり得る。この様な事はAIシステムが特許出願の作成に用いられ、発明者が思いつかなかったにも関わらず、出願人が特許を求める場合に起こり得る。AIシステムの支援を受けて開発されたクレームされた発明に対して有意な寄与をした、名前をあげられる発明者が少なくとも一人いるかどうかについて疑問があるようであれば、AIシステムとの相互作用に関する情報(例えば、AIシステムの入力/出力)は事項であり得、その場合、アメリカ特許庁へ提出されるべきである。

実務家には特許を受けられないとわかっている特許クレームを出願したり、その手続を進めたりしない様にする義務もある。すなわち、AIツールが特許クレームの作成に使用された状況において、実務家にはそれをアメリカ特許庁に提出する前に必要に応じて特許可能な形となる様に修正する義務がある。特許出願の明細書及び/又は図面がAIツールを使用して作成された状況において、実務家は文書の技術的な正確性とアメリカ特許法第112条と合致する事を特に注意深く確かめる必要がある。また、AIツールが予言的な例を作り出すか、作成するのに使用される時、その様な例と実際に実施された例とを読者が区別できるのを支援するために特別な注意が払われるべきである。最初の提出より後の明細書及び/又は図面の補正は新規事項となり得るため、それは最初のアメリカ特許庁への出願より前になされるべきである。アメリカ出願において技術的間違いを修正する補正の提出によって優先権が失われる事を避けられるよう、アメリカ特許出願において優先権が主張される、AIツールを使用して作成された外国又は国際特許出願の開示が技術的に正確なものであるかにも注意が払われるべきである。

AIシステムに依拠してクレームの作成又は修正をする時、その様な作成又は変更は発明者性又は特許性に影響を与え得る(例えば、アメリカ特許法第112条(a))。例えば、AIが明細書及び/又はクレームの部分の作成に寄与した時(例えば、発明者によって考えられたものでない代替実施例を追加した時)、法律及び最近のアメリカ特許庁のガイダンスに沿って、自然人によってなされた寄与が発明者性のレベルにまで達しているかどうかを評価するのが適切である。特に、名前をあげられたそれぞれの発明者はパンヌファクターによって書かれる通り出願のクレームされた発明に対して有意な寄与をしていなければならない。したがって、実務家は特許出願において適切な発明者が列挙されている事を注意深く再評価するべきである。出願の前に、特にAIの支援を受けて準備された出願を点検し、情報が不正確に又は不完全に記述されていない事を確かめるのが実務家にとって特に重要である。

AIシステムは特許性又は非特許性の証拠の提出においても使用され得る(例えば、二次的考慮の証拠)。AIは証拠の特定又は宣誓供述書、請願書、オフィスアクションに対する応答等の作成にさえ使用され得るが、実務家は事実の主張の正確性を、技術的及び法的な面の両方において、確認し、不注意によるものであれ意図的なものであれ、AIの支援を受けて準備されたものを含む全ての文書が不正確な記載及び証拠を記録に導入しないものであり、また、特許性に関わる重大な情報を書き落としていない事を保証する事が求められる。

さらに、AIはアメリカ特許庁への提出のためにアメリカ特許庁のPTO/SB/08(情報開示書(IDS)の書式)の引用を自動的に入力するために使用され得、第一に先行技術の参照を収集するために使用され得る。AIはある特許出願人及び実務家にとって魅力的であろうが、AIのチェックなしでの使用は、IDSの数と分量の増加を招き、その大量の重複した出鱈目な提出がアメリカ特許庁の重荷となる恐れがある。第一に、特許等に関する連邦規則第37章第1.4条(d)は自然人が個人としてIDSに署名するか、その署名を挿入する事を求めている。署名する事により、その者が-IDSの書式の点検だけでなくその様式の中で列挙された先行技術の1つ1つを点検を含む-合理的な調査を実施し、そのペーパーが連邦規則第37章第11.18条(b)に合致するものであると判断した事を認証する。どこで先行技術が見つかったかに関わらず、内容を点検せずにIDSを提出する事は特許等に関する連邦規則第37章第11.18条(b)違反となり得る。内容が点検された後、当該事件に僅かに関係する様な重複した情報は、大量の無関係の情報により審査官に過度の負担を与える事により連邦規則第37章第11.18条違反となる事を避けるため、削除されるべきである。その様な情報をIDSに含める事は、「アメリカ特許庁における手続きにおいて不必要な遅延又は無駄な費用の増加をもたらし」得るものであるから、不正な目的でペーパーを提示したものと解釈され得る。同様に、特許等に関する連邦規則第37章第1.290条に基づく第三者の公開前提出も自然人によって署名されなければならず、連邦規則第37章第11.18条(b)の認証を含意する。

特許等に関する連邦規則第37章第1.56条(c)において特定される者に適用される開示の義務は他の者やAIツールの様なコンピューターシステムに移転され得ない。したがって、全ての重要な情報がアメリカ特許庁に提出されている事を保証しなければならないのは第1.56条(c)の者である。したがって、IDSは、重要な情報が知らずに書き落とされる事がないよう全ての重要な情報が開示されている事が点検されて保証されるべきである。

(以下略)

 上の訳出部分からも分かる通り、このガイダンスは、AIは発明者たり得ない事を書いた少し前のガイダンス(第491回参照)と重複する所もあるが、より一般的に特許手続きにおいてAIを利用した場合でも文書の正確性や完全性は人間が保証するべきという注意喚起をするものである。

 すなわち、このガイダンスでは、AIの利用そのものを止めるルールそのものは存在しないとしながらも、アメリカらしく提出文書の正確性や完全性を保証するべき事を署名者の義務や出願人等の善意誠実の義務から導き出し、文書に責任を負うのはあくまで人間であって、AI作成文書をチェックせずに提出した場合、その手続きが有効なものとみなされない可能性があるという事が強調されているのである。そして、少し前のガイダンスの内容の繰り返しとして、発明者性の判断に関わる場合に特に開示が求められる事も書かれている。

 このガイダンスには、優先権主張により他国における出願日を新規性や進歩性の判断の基礎となる優先日とするためには、その他国の出願における正確性が重要であるという事も書かれている。これは日本における特許出願の後アメリカでも同じ内容で出願する事を考える時に問題になり得、この様にアメリカ特許庁が署名や善意誠実に関する義務からAIを利用した場合でも文書の正確性や完全性を人間が保証するべきである事を求め、特に発明者性に関わる場合に強く開示を求めている事は、特許出願の国際性から、他の国でもある程度影響を及ぼし得る。

 確かに、生成AIの利用について明記する事を特許出願の記載要件として、この要件を守っていない事が判明したときには特許出願を拒絶・無効にできる様にするという私の提案(第485回に載せた知財本部パブコメ参照)は少し先走り過ぎたかも知れず、前回取り上げた知財本部の報告書案に書かれている通り、現時点のAI技術のレベルから考えていますぐに国内で法改正が必要というほどではないのはその通りであろうが、例えば、このアメリカ特許庁のガイダンスにかかれている事の国際的な影響についてどう考えるかといった、今後の国際的議論の進展により、特許出願書類における記載や開示について将来的に何らかの形で国際的に整合を図って行く必要が出て来るのではないかとも私は見ている。

 最後に、つい最近4月30日からアメリカ特許庁が特許性の判断に対するAIの影響に関する意見募集を開始しているので(アメリカ特許庁のリリース2も参照)、ここで一緒に紹介しておくが、その質問の概要は以下の様なものである。(以下は上で載せた様な逐語訳と違い、質問部分の私の抄訳であって、対応する英語も省略している。関心のある方は、詳細について是非リンク先をご覧頂きたいと思う。)

A.先行技術に対する影響
1.先行技術は人により作成されたものであるべきか?
2.どの様なAI生成開示が特許性の判断に関係するか?
3.当事者がAI生成物と知っている証拠を提出する場合、その事を知らせるべきか?
4.AI生成開示は非AI生成開示と別に扱われるべきか?(a.それは人の寄与に依存するか、b.AI生成開示が不正確な情報を含み得るという事実は影響するか、c.その他実施可能性や公衆のアクセス可能性などにも影響するか)
5.AI生成先行技術の量がどこまで特許性に対する調査における不当な障害となり得るか?

B.当業者に対する影響
6.「当業者」は自然人であるか?AIツールの利用可能性が当業者のレベルに影響を与えるか?
7.特定の技術分野において共通して使われているAIツールについてどの様にアメリカ特許庁が判断するべきか?
8.当事者におけるAIのツールとしての利用可能性がどの様に影響するか?(a.その技術分野においてある事が良く知られ、共通の知識となっているかどうか、b.当業者がどの様にクレームの用語を理解するか)
9.当事者におけるAIのツールとしての利用可能性がどの様に進歩性の判断に影響するか?(a.検索において利用可能性があるとして、クレームされた発明と類似するかどうか、b.先行技術を変更する理由があるかどうか、c.合理的な成功の期待とともに予想可能な結果をもたらすかどうか、d.進歩性の客観的指標の評価について)
10.AIモデルの訓練に使われる情報が最新のものである場合、その事は例えばそれより前の出願時点で考えられるべき当業者の評価にどの様に影響するか?
11.当事者におけるAIのツールとしての利用可能性がどの様に実施可能性の判断に影響するか?

C.審査ガイダンスの更新や法改正の提案
12.先行技術と当業者についてどの様なアメリカ特許庁のガイダンスがあれば役に立つか?
13.他にあればどの様な形でAIは特許性の判断に影響するか?
14.上の質問に関して有効な対応となる他の国での法律や実務はあるか?
15.アメリカ特許法は改正されるべきか?

 日本でも特許や著作権などの知的財産とAIの関係に関する検討が今後も続けられると思うが、論点はどこの国であっても当然共通するので、これらのガイダンスや意見募集の様なアメリカの動向は当然押さえておくべきものだろう。

| | コメント (0)

« 2024年4月 | トップページ | 2024年6月 »